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Anmeldung einer Gemeinschaftserfindung zum Patent: Konflikte vermeiden

Aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshof

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Gemeinschaftserfindungen erfordern immer wieder Abstimmungsprozesse bezüglich der Verwaltung und Benutzung des gemeinsamen Gegenstandes – vor allem, wenn vertragliche Absprachen fehlen und in der Folge eine gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft vorliegt. Erst im Jahr 2013 hatte der Bundesgerichtshof einem Teilhaber im Falle fehlender vertraglicher Regelungen Ausgleichsansprüche auf Grundlage der bestehenden Bruchteilsgemeinschaft zugesprochen, wenn der andere Teilhaber die Erfindung über seinen Anteil hinaus nutzt (BGHZ 162, 342 – Gummielastische Masse II).

Konfliktfall Gemeinschaftserfindung

Nun ist wieder eine interessante Entscheidung veröffentlicht worden, in welcher sich der Bundesgerichtshof mit der Anmeldung einer Gemeinschaftserfindung zum Patent durch einen Teilhaber befasste (X ZR 163/12 vom 27.09.2016). Auslöser war ein Streit zwischen zwei Unternehmen, die im Rahmen eines Entwicklungsprojektes zur verbesserten Oberflächenbehandlung von Stählen zusammengearbeitet hatten. Der Beklagte meldete ein im Rahmen dieser Zusammenarbeit gemeinsam entwickeltes Beschichtungsverfahren im eigenen Namen zum Patent an und gab als Erfinder nur die eigenen Mitarbeiter an. In der Patentanmeldung wurde also der andere Miterfinder nicht benannt, woraufhin dessen Arbeitgeber (Teilhaber der Gemeinschaftserfindung) die vollständige Abtretung der Patentanmeldung und deren Umschreibung allein auf ihn sowie Schadensersatzansprüche wegen der unberechtigten Patentanmeldung verlangte. Der Beklagte wurde in den ersten Instanzen verpflichtet, dem Kläger eine Mitberechtigung an der Patentanmeldung einzuräumen und in die Nennung dessen Mitarbeiters als Miterfinder einzuwilligen. Bis zum Bundesgerichtshof ging jedoch der ebenfalls erhobene Anspruch auf Ersatz des aus der Anmeldung entstandenen Schadens.

Übergehen von Teilhabern   

Das Berufungsgericht hatte die alleinige Patentanmeldung durch den Beklagten aufgrund seiner Mitberechtigung an der Erfindung für rechtmäßig gehalten. Dem stimmte der Bundesgerichtshof nicht zu. Der Beklagte sei sich bewusst gewesen, dass die Erfindung einer gemeinsamen Berechtigung unterliegt. Die Verwaltung der Gemeinschaftserfindung steht den Teilhabern daher grundsätzlich nur gemeinschaftlich zu. Lediglich die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßnahmen darf jeder Mitinhaber ohne Zustimmung des anderen treffen. Ob die Anmeldung der Erfindung zum Patent im vorliegenden Fall tatsächlich eine solche Erhaltungsmaßnahme darstellt, sei im Ergebnis unbeachtlich. Der Beklagte habe jedenfalls bereits deshalb rechtswidrig gehandelt, weil er sich zu Unrecht als alleiniger Inhaber bezeichnet hatte. Mit den Worten des entscheidenden Senates:

„Ist der Anmelder nur Mitberechtigter an der Erfindung, darf er auch die Patentanmeldung nicht nur im eigenen Namen einreichen, sondern darf dies allenfalls für die Gemeinschaft der Berechtigten tun.“

Pflicht zum Schadensersatz

Mit der Anmeldung der Schutzrechte verletzte der Beklagte nach Auffassung des Bundesgerichts auch das Immaterialgüterrecht an der Erfindung. Ebenso wie die Position als Teilhaber nicht dazu berechtigt, andere Teilhaber aus der Gemeinschaft zu drängen oder ihnen – wie im vorliegenden Fall – deren Existenz vorzuenthalten, sei der Miterfinder dagegen geschützt, dass seine Mitberechtigung von anderen Teilhabern übergangen wird.

Fortführung der Rechtsprechung zu Ausgleichsansprüchen

Der BGH führt in der aktuellen Entscheidung zudem seine Rechtsprechung aus der Entscheidung „Gummielastische Masse II“ weiter fort und betont, dass einem auf diese Weise übergangenen Mitberechtigten ein Schadensersatzanspruch zusteht, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann.

Fazit

Der Bundesgerichtshof hat die Position von Teilhabern ein weiteres Mal gestärkt und die Pflichten betreffend Abstimmungen und Einbeziehungen bei der Anmeldung und Benutzung von Schutzrechten angehoben. Die für Teilhaber von Gemeinschaftserfindungen geltenden, wenig anschaulichen Regelungen sind damit in der Praxis greifbarer geworden. 

Autorin: Sabine Zentek, Rechtsanwältin

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